专利侵权诉讼中现有技术抗辩的若干问题探讨

吴红权

新修订的《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。现有技术抗辩是专利侵权纠纷中被控侵权人据以主张侵权行为不成立的一项抗辩制度，其基本含义是指如被控侵权技术属于涉案专利权申请日（有优先权的指优先权日，下同）之前的现有技术，则不构成侵犯专利权，该制度的理论基础是专利权的保护范围不得保护现有技术^①。现有技术抗辩曾被称为“自由公知技术抗辩”、“自由已有技术抗辩”、“公知技术抗辩”等，但现有技术概念的外延在新修订的《专利法》中已经延伸至在涉案专利申请日之前国内外为公众所知的所有技术，因此法院在审理涉及现有技术抗辩的专利侵权纠纷案件时，常会遇到提起现有技术抗辩主体是否适格、现有技术抗辩证据能否被采信、现有技术范围该如何解释、能否使用组合的现有技术、现有技术抗辩与不侵犯专利权抗辩、先用权抗辩在同一案件中能否被同时提起等问题。针对上述问题，本文分析如下：

一、现有技术抗辩的主体

严格从法条的字面表述上看，提出现有技术抗辩的只能是被控侵权人，即侵权行政纠纷和侵权诉讼纠纷中的被控侵权人，而不是其他人。在解决确认不侵权之诉中，确认不侵权之诉的原告并非被控侵权人，似乎不应当适用这一条款^②。最高人民法院司法解释（2009）第21号第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，法院应当受理。即使正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人针对不特定主体实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼^③。因此，最高人民法院司法解释允许被警告人和利害关系人提起确认不侵权之诉，那么如何来解决确认不侵权之诉中的原告能否主张现有技术抗辩这一问题，笔者认为，在解读《专利法》第六十二条中规定的被控侵权人时，对于确认不侵权诉讼，应将被控侵权人作扩大解释。将有资格提起确认不侵权之诉的被警告人或利害关系人也列于《专利法》第六十二条的被控侵权人的范围内。虽然在确认不侵权诉讼中，被警告人或者利害关系人不是通常意义上的被控侵权人，但是他们的权益也因为权利人的警告或威胁而受到实际损害，因此，他们作为原告提起确认不侵权诉讼时，理应可以主动拿起现有技术抗辩这一武器，来维护自己由于权利人的警告或威胁所受损的权益。

二、现有技术抗辩证据的几种情形

（一）被控侵权人以涉案专利申请日之后出版的证据如教科书作为现有技术抗辩证据

对此，笔者认为，法院不能简单以该证据的公开时间在涉案专利申请日之后为由对该证据不予采纳。如果该证据中有明确记载或有其他证据佐证在涉案专利申请日之前与被控侵权产品相同或近似的技术方案被公开，则在该证据真实性予以认定的情况下，法院应进一步对被控侵权产品与现有技术方案进行技术特征比对，以确定现有技术抗辩是否成立。

（二）被控侵权人以在专利无效程序及其后行政诉讼程序中已经提交并经法院审查过的证据来进行现有技术抗辩

对此类证据，权利人认为该类证据在无效程序及其后行政诉讼程序中已经被法院审查过，不应再作为现有技术抗辩的证据使用。但笔者以为，被控侵权人提起专利无效程序及其后行政诉讼程序的目的是试图否定涉案专利权的效力，而现有技术抗辩是专利侵权纠纷中被控侵权人的一项法定抗辩权，虽然专利侵权纠纷诉讼与专利无效程序及其后行政诉讼程序中的当事人可能相同，但二者并不属相同诉讼，因此任何能够主张被控侵权人所实施的技术属现有技术的证据都可在现有技术抗辩中使用，被控侵权人或他人在专利无效程序及其后行政诉讼程序中已经提交并经法院审查过的证据同样可在专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据。

（三）被控侵权人以权利人同一发明主题的专利技术作为现有技术抗辩证据

权利人先申请了一项发明专利，在发明专利提前公开后不久就同一发明主题又申请了一项实用新型专利，该实用新型未主张优先权。该实用新型授权后，权利人以该实用新型专利作为权利基础起诉被控侵权人，此时发明专利还处于实质审查阶段，尚未授权。被控侵权人在答辩期内以该发明专利公开说明书作为证据主张现有技术抗辩。笔者以为，在该案例中，权利人以实用新型专利主张权利，那么就应该以该实用新型专利的申请日划分该实用新型专利的现有技术。根据《专利法》第二十二条第五款的规定，现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。因此根据现有技术的定义，尽管该发明专利的申请人就是该实用新型的专利权人，而且该发明专利与该实用新型专利的发明主题相同，但是该发明专利公开说明书构成了该实用新型专利的现有技术，因为现有技术并不区分权利的主体，也不区分与该专利是否属于同一发明主题。因此，被控侵权人以该发明专利公开说明书作为证据主张现有技术抗辩成立。至于如果该发明专利将来被授予专利权，权利人可以以该发明专利作为权利基础，对被控侵权人就发明专利公开至授权这段时间的临时保护期费用追溯权利。在该案例中，如果权利人在该发明专利尚未公开前就向国家知识产权局申请了该实用新型专利，其他情形未变，由于该发明专利的公开时间晚于该实用新型专利的申请日，不构成该实用新型专利的现有技术，根据《专利法》（2000年修正）的规定，该发明专利和该实用新型专利的权利人同属一人，也不是抵触申请，被控侵权人以该发明专利公开说明书作为证据主张现有技术抗辩的理由不成立，虽然该发明专利尚未获得权利，但是在该实用新型专利已经取得权利的情况下，权利人可先以该实用新型专利为权利基础起诉被控侵权人。在该案例中，如果被控侵权人以该发明专利公开说明书作为证据请求专利复审委员会以该实用新型专利不具备新颖性来宣告该实用新型专利无效，则该实用新型专利同样应被宣告无效。

（四）被控侵权人以组合的现有技术方案作为现有技术抗辩证据

有观点认为，可用于现有技术抗辩的现有技术并不仅限于一项单独的现有技术方案，还可包括一项单独的现有技术方案与公知常识的简单组合，但对于被控侵权人据以抗辩的是多项现有技术组合而成的技术方案时，因为涉及到组合后的技术方案是否具有创造性的判断，应谨慎适用^④。上述观点认可一项单独的现有技术方案与公知常识的简单组合可用于现有技术抗辩，但是何谓简单组合是一个仁者见仁、智者见智的问题。笔者以为，一项现有技术方案与公知常识组合通常是用于评价一项发明是否具备创造性，一项现有技术方案能否与公知常识组合以及该组合是否容易想到已进入到本领域普通技术人员判断是否存在技术启示的主观判断阶段，而不仅仅是停留在技术特征比对阶段。一项现有技术方案与某些公知常识组合后得到的技术方案可能是具备新颖性和创造性的，有可能构成一项能够被授予专利权的发明创造，此时该组合后的技术方案已经超出了现有技术的范畴，多项现有技术方案组合在一起更可能构成一项被授予专利权的发明创造，因此，在被控侵权人在专利侵权案件中以一项现有技术组合公知常识或以多项现有技术组合提出现有技术抗辩时，法院应谨慎判断组合后的技术方案是否还属于一项现有技术方案的范畴。

三、现有技术抗辩中现有技术方案范围的确定

（一）现有技术方案范围的确定原则

现有技术抗辩涉及对现有技术方案范围的确定，尤其在被控侵权人所提交的现有技术抗辩证据是专利文献时，当被控侵权人提出以该专利文献的权利要求书作为现有技术方案的范围时，需要对作为现有技术方案的权利要求范围进行解释。这就涉及到对现有技术方案范围的确定原则问题。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款规定，专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。第二款规定，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。最高人民法院的上述司法解释对涉案专利权利要求的保护范围进行了原则规定，但该司法解释是否同样适用于现有技术抗辩中相应现有技术的技术方案范围的确定？法院应以什么原则来确定现有技术方案的范围？被控侵权人以权利要求作为现有技术抗辩基础与以说明书作为现有技术抗辩基础有何区别？笔者认为，在现有技术抗辩中作为现有技术证据提供的现有技术方案范围的确定宜采取相同标准，否则会出现在认定保护范围时是一个范围，而在认定其作为现有技术时又会出现另一范围的情形。在法律没有明确规定的情形下，被控侵权人可以根据实际情况选择有利于自己的角度以说明书或权利要求书内容作为现有技术抗辩中的现有技术方案。当被控侵权人以权利要求作为现有技术方案来主张现有技术抗辩时，可以借签该司法解释用说明书及附图来解释权利要求以及适用等同原则。当被控侵权人以说明书中的技术方案作为现有技术方案时，可以借助说明书其他部分及附图来解释，但不宜以权利要求来解释该说明书中的技术方案。

（二）确定现有技术方案范围的一个例子

一项现有技术方案通常由多个技术特征或技术手段组成，其中一些技术特征或技术手段中会存在一些本领域技术人员公知的惯用替换手段。例如一项现有技术方案中仅公开了采用螺钉固定的装置，而本领域技术人员公知的是，固定装置除采用螺钉固定方式外，还可以采用螺栓固定方式，因此当被控侵权人提供的一项现有技术方案中虽仅记载了用螺钉固定的该装置，但被控侵权人向法庭说明或提供了公知常识性证据来证明采用螺栓固定也是本领域惯用的一种固定方式，且这两种固定方式所取得的技术效果是相同的，被控侵权产品仅仅是对现有技术方案中某一技术特征或技术手段进行了惯用手段的直接替换，在此情况下，笔者认为，被控侵权产品相对于现有技术方案并无新颖性，应认定被控侵权人的现有技术抗辩成立。通过这个例子可知，现有技术抗辩不限于一项现有技术方案，它还应包括该现有技术方案中技术特征或技术手段的惯用手段的直接置换后得到的技术方案。

四、现有技术抗辩与不侵犯专利权抗辩、先用权抗辩之间的关系

（一）现有技术抗辩与不侵犯专利权抗辩之关系

在侵犯专利权民事诉讼中，被控侵权人在主张被控侵权产品与涉案专利权利要求实质不同的同时，是否还可以同时提出现有技术抗辩？笔者认为，不侵犯专利权抗辩的比对对象是被控侵权产品与涉案专利权利要求，而现有技术抗辩的比对对象是被控侵权产品与一项现有技术方案。由于被控侵权产品可能缺少涉案专利权的必要技术特征，且被控侵权产品亦属现有技术，不侵犯专利权抗辩与其所实施的技术是现有技术抗辩在逻辑上不矛盾，因此，被控侵权人可以在同一案件中同时主张不侵犯专利权抗辩和现有技术抗辩。在一些案例中，将被控侵权产品与涉案专利权利要求相比较，被控侵权产品与涉案专利权构成等同，同时将被控侵权产品与现有技术相比，现有技术抗辩似乎也成立。此种情形在司法实践中的一种做法是比较被控侵权产品的技术方案更接近涉案专利权利要求还是更接近现有技术，如果更接近现有技术，则现有技术抗辩成立，反之则现有技术抗辩不成立、侵权成立。例如，在一件外观设计专利侵权纠纷案中，有判决指出：将被控侵权产品与现有技术及涉案专利图形进行比对，被控侵权产品更接近于涉案专利，故应当认定被控侵权产品落入涉案专利的保护范围，被控侵权人的上述现有技术抗辩不成立。笔者以为，在遇到此类情形时，应对涉案专利权的保护范围、现有技术的范围以及被控侵权产品的技术特征进行全面分析，确定三者之间的重叠部分以及他们之间的相互关系，以便更好地判断侵权成立还是现有技术抗辩成立，不宜简单地以哪个更接近来认定侵权成立还是现有技术抗辩成立。

（二）现有技术抗辩与先用权抗辩之关系

先用权抗辩是被控侵权人认可其被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围，但认为自己在涉案专利申请日之前就已经开始实施该项发明创造或者为实施该项发明创造做好了必要准备。而现有技术抗辩是指被控侵权产品属于现有技术，不认可被控侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围。二者在逻辑上似乎存在矛盾。在被控侵权人同时提起先用权抗辩和现有技术抗辩的情况下，法院是否应一一进行审查？还是在庭审时让被控侵权人只选择其中一项进行答辩？笔者以为，专利权是私权，其对抗的是公共领域的权利，理想状态下取得专利权的前提是权利人对现有技术作出贡献，达到专利法所规定的授权条件，但实际情况并非都如此，针对目前实用新型和外观设计专利在我国不进行实质审查以及发明专利实质审查中检索对象主要为出版物的情况下，许多不该被授权的发明创造实际被授予了专利权。在被控侵权人认为自己所实施的技术属现有技术且其实施的时间也在涉案专利申请日之前时，被控侵权人有可能会同时提出这两项抗辩权，以便在专利侵权纠纷诉讼中更好地争取对自己有利的地位。在实际情形中，也存在先用权抗辩证据没被采信而现有技术抗辩证据被采信的情形，反之亦然。先用权抗辩不成立，并不必然意味着现有技术抗辩就不成立，反之亦然，故这两项抗辩权被同时提出时，法院有必要对这两项抗辩权一一进行审理。当然，如果其中一项抗辩权成立，法院亦可无需对另一抗辩权进行审理。

（三）他人先用权抗辩成立与自己现有技术抗辩之关系

专利权人就同一专利权先后向两个被控侵权人提起专利侵权诉讼，其中一个被控侵权人以先用权进行抗辩，在法院判其先用权抗辩成立的情况下，另一被控侵权人是否可以以前面案子中先用权抗辩成立的证据来主张现有技术抗辩以及这种现有技术抗辩是否能够成立？笔者认为，先用权是一项对抗专利侵权指控的抗辩权，先用者在申请日之前已经开始实施该发明创造或者为实施该发明创造做好了必要准备。而现有技术抗辩也是一项对抗专利侵权指控的抗辩权，是指被控侵权产品的技术方案来源于现有技术。由于先用者可能自己制造并使用该发明创造，并对该项发明创造进行保密，公众并不知道该项发明创造的内容，而现有技术抗辩成立的前提条件是该项发明创造已属为公知可获知的现有技术，因此，先用权抗辩成立不必然意味着现有技术抗辩成立。只有当先用者将该项发明创造的内容在专利申请日之前进行了公开或者将体现该项发明创造内容的产品在专利申请日之前进行了销售等公开行为，导致该项发明创造的内容在专利申请日之前已被公众所知，先用权抗辩成立才能导致现有技术抗辩成立。

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注释：

①最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问。

②唐春，《专利法》修正案之现有技术抗辩条款及其相关条款的优化研究，《电子知识产权》，2009.5。

③（2009）浙知终字第2号民事判决。

④《专利法》第三次修改导读国家知识产权局条法司编知识产权出版社，2009.3。

⑤袁滔，《现有技术抗辩适用中的若干问题》，司法论坛21.2009。

⑥知识产权审判实务技能手册（增补）（征求意见稿），浙江省高级人民法院编。

作者系专利复审委员会在浙江省高院民三庭交流学习人员

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